You are here: Home--Laws
过犹不及——浅谈说明书公开不适当date:2014-3-13 9:52:24 from: 【close】

背景介绍:
说明书充分公开是一项发明创造获得专利权的基本要求之一。如果说明书公开不充分,将会导致专利申请被驳回或者专利权被宣告无效。但是,在说明书满足充分公开的基本要求之后,进行不适当公开(例如过度公开),可能会对本申请或者后续申请产生不利影响。本文将探讨一些化学生物领域经常出现的说明书公开不适当的具体情形。

情形评析:
1、背景技术公开不适当
该情形常出现在按照科研思路撰写的说明书中。有些说明书的背景技术以学术论文的形式撰写,其中详细阐述了根据现有技术的启示获得本发明的过程。这种撰写方式容易导致审查员产生事后诸葛亮的思维,进而认定本发明不具备创造性。尽管在意见陈述时可以采用本发明产生具有预料不到的技术效果等理由来进行抗辩,但抗辩成功的概率不高。
2、公知常识说明过度
该情形常出现在申请人为外国人的专利申请中。有些专利申请的说明书会记载了一些不必要的公知常识。比如,在新蛋白质专利申请中列举常见氨基酸的缩写。这些公知常识即使不写,本领域技术人员也不会出现理解偏差。在说明书中记载过多的公知常识会导致说明书内容冗余,并可能产生不必要的附加费用,增加申请人的成本。
3、说明书解释不当
在化学生物领域,为了有效保护核心技术,申请人通常会对要保护的化合物的基团或组合物的成分进行上位概括,并在说明书中进行详细解释。笔者认为,这种解释的详细程度取决于本申请在申请人的整个专利布局中的地位和作用。解释范围过宽可能导致本发明不满足新颖性和/或创造性而无法获得授权,也可能阻碍申请人继续申请相似的通式化合物专利或申请该通式化合物范围内的具体化合物专利。比如,申请人后续发现通式化合物专利中的某种具体化合物的商业价值好,欲单独申请专利,但该具体化合物获得授权的难度显著增加。
说明书解释不当也容易导致要求保护的技术方案之间被认为不属于一个总的发明构思,因而缺乏单一性。尽管可以通过分案申请克服这些缺陷,但这会延长母案的审查周期,缩短专利的实际有效期。
4、疾病类型列举过多
该情形在药物发明的专利申请中经常出现。为了扩大保护范围,申请人倾向于将与通路/机理相关的疾病都列入药物的治疗范围。然而,疾病的产生是多种因素共同作用的结果,对某一因素起作用的药物不一定可以治疗该疾病。因此,在说明书中未验证的疾病通常难以获得专利保护。此外,该情形对该药物的其它制药用途的影响较大。比如,化合物A能够抑制血管新生,并在说明书中验证了其对结肠癌有疗效;为了扩大保护范围,说明书中还列举了化合物A可以治疗多种与血管内皮生长因子(VEGF)相关的疾病,如肝癌、前列腺癌等。由于该申请只验证了化合物A对治疗结肠癌有效,因此,专利局仅对化合物A在制备治疗结肠癌的药物中的应用授予专利权。后来,申请人发现化合物A对前列腺癌的疗效显著,并希望以化合物A在制备治疗前列腺癌的药物中的应用为主题申请专利。但由于在先申请公开了化合物A通过某一通路/机理产生的效果包括治疗前列腺癌,后一申请将由于面临新颖性/创造性问题而很难获得授权。

结论:
综上,申请人应当把握好说明书充分公开的尺度,避免由于背景技术公开不适当、公知常识说明过度、说明书解释不当、疾病类型列举过多等情形对本申请或者后续申请产生不利影响。在把握上述尺度时,可以考虑研发进度、现有技术状况、现有技术成果以及专利布局情况等因素。

关于我们 | 友情链接 | 联系方式

Copyright 邦信阳 All Rights Reserved. Contact: mail@boss-young.cn