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专利法第三十三的理解和典型适用date:2013-12-25 10:37:10 from: 【close】

    自1984年专利法实施以来,有关专利法第三十三条的争论就一直没有停止过。近几年来,关于专利法第三十三条的研究课题和研究报告层出不穷,但有关讨论却并没有因这些研究成果的结束而消失。相反,审查实践中仍然问题不断、困扰依旧,例如2011年最高人民法院作出的墨盒案、江苏先声案、曾关生案都对专利法第三十三条的理解和适用标准形成了不小的冲击,尤其是墨盒案所代表的支持论认为应当用专利法第二十六条第四款的支持的判断标准,还有显而易见论认为修改可以加入对本领域技术人员来说显而易见的内容,以及技术贡献论认为修改可以加入没有对发明要解决的技术问题做出技术贡献的特征,从而引发了业界极大的争议和深度的思考。可见修改是否超范围问题已日益成为专利审查甚至司法审判中的争议热点之一。
  鉴于此,笔者认为有必要从专利法第三十三条的立法本意出发,结合审查实践中的典型案例来探寻如何依据原申请明确记载的信息“直接地、毫无疑义地”确定专利法第三十三条规定的“原说明书和权利要求书记载的范围”,从而进一步促进专利法第三十三条审查标准的根本统一和灵活应用。

专利法第三十三条的立法本意
  
专利制度是通过赋予申请人或者专利权人一定的权益并要求其完成一定的义务来实现鼓励创新的制度目的。申请日则是申请人或者专利权人权益和义务产生的时间起点,其申请日提交的专利申请文件是划定申请人与社会公众权益界限的基础,如果申请人对专利申请文件的修改破坏这项基础,则会使得申请人通过该修改不当获利,损害依赖于该原始申请文件的社会公众的法律安全性。另一方面,由于文字描述本身存在天然的局限性或者片面性,因此,申请人在申请日提交的专利申请文件不可能尽善尽美地描述其真实的意思表示,而且其在专利申请文件中不可能也不需要对其发明创造进行事无巨细的描述,因此,如果仅依据专利申请文件明确记载的文字作为划定申请人与社会公众的权益界限的基础,而忽视申请人在专利申请文件中对其发明的真实意思表示,则不能给予申请人更合理的权益保护,也不符合专利法鼓励发明创造、提高创新能力、促进科学技术进步和经济社会发展的立法目的。
  因此,专利法第三十三条的立法本意实际上是基于申请人与社会公众的权益关系的产生始于申请日,需要且必须通过申请日提交的申请文件表达、固定申请人在申请日完成的发明创造,从而确定划分申请人与社会公众之间权益界限的基础。简而言之,允许申请人基于其在申请日的真实意思表示对专利申请文件进行修改,但不得通过修改使得申请人不当获利,损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。

专利法第三十三条审查标准的理解  
  
  当我们面对一份专利申请文件时,首先看到的是“原始申请文件明确记载的信息”,但专利法第三十三条的适用不能仅仅局限于该明确记载的文字信息,而是要立足于专利法第三十三条的立法本意,客观地去确定“原说明书和权利要求书记载的范围”究竟有多大。这个确定的过程就是我们所说的“直接地、毫无疑义地”的判断过程。
  本领域技术人员依据原始申请文件明确记载的信息,从申请人真实意思表示的角度“直接地、毫无疑义地”确定的申请文件客观、准确表达的技术信息集合,构成了允许申请人修改的最大范围,即专利法第三十三条所称的原说明书和权利要求书记载的范围。
  真实意思表示是指申请人以本领域技术人员的角度,在申请日时希望并已经通过其撰写的申请文件向社会传达的技术信息。
  申请文件客观、准确表达的技术信息集合是指原始申请文件明确记载的技术信息,以及依据原始申请文件明确记载的信息直接地、毫无疑义地确定的技术信息。
  “直接地”与“毫无疑义地”是紧密关联、需同时满足的两个条件,二者缺一不可,“毫无疑义地”判断前提是基于申请人“直接地”表达的技术信息,而非脱离这样技术信息的字面含义的推导。
  “直接地”是依据先申请原则,对申请人撰写申请文件时清楚、完整地表达其真实意思表示的要求,同时也是本领域技术人员阅读申请文件时理解申请人真实意思表示的方法。
申请人在撰写申请文件时应当直接地表达其希望被同为本领域技术人员的阅读者关注并接收到的技术信息,实现真实意思表示的目的,而非隐晦的表达或者拒绝表达。对于申请人在申请文件中没有做出表达,而本领域技术人员在阅读之后需要花费创造性劳动联想到的技术信息,不能成为划分申请人和社会公众权利界限的基础。当然对于与发明技术贡献无关,本领域技术人员从技术的角度上不言而喻即可明了的技术信息,即隐含公开的技术信息,则可以在申请文件中不予记载。
  在此情况下,作为本领域技术人员应当关注申请人在撰写申请文件时所希望被阅读者关注并接收的真实意思表示的技术信息。本领域技术人员应当仅仅利用其原本知晓的本领域普通技术知识,依据申请文件的记载内容,客观地探求原始申请文件直接表达的技术信息。如果本领域技术人员还需引入常规实验、逻辑推理等手段,则表明其对原始申请文件明确记载的技术信息进行了付出创造性劳动的加工,从而违背了“直接”的要求。
  “毫无疑义地”是指本领域技术人员基于“直接地”判断步骤确定的技术信息,应当是准确的且唯一的,而不允许是模糊不清、模棱两可的信息, 否则将违背清楚公开的要求。
  因此,“毫无疑义地”判断绝不意味着脱离上述技术信息而仅针对申请文件明确记载的文字表达做出字面意义上的推理。申请文件中的文字表达在字面意义上进行理解可能有多种可能的解释,但是从申请人基于整个申请文件所要真实表达的技术信息而言,为满足充分公开的要求,其真实意思表达必然是清楚的、唯一的,而非模糊的,模棱两可的。
需要注意,在判断修改后的内容是否能够直接地、毫无疑义地确定时,既不能将允许申请人修改的范围仅仅局限于原始申请文件文字记载的内容,也不能扩展到本领域技术人员在原始申请文件的基础上进行逻辑分析、推理预测所能够得出或概括得出的技术信息,更不能扩展到与本领域公知常识、现有技术结合所能显而易见获得的技术信息。

专利法第三十三条审查标准的典型适用

原始申请文件明确记载的信息是判断修改是否超范围的重要依据。对于原始申请文件中虽然没有明确记载,但基于本领域的基本原理或固有属性等技术上的内在要求和关联,可以确定是必然客观存在的技术内容,则应当属于本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定的技术信息。例如提到“手机”,无论申请人对手机所做的发明是什么,试图解决什么技术问题,达到何种技术效果,手机都必然包括用于收发信号的装置。收发信号的装置于手机而言就是一种必然存在,无论其是外置的,还是内置的,也无关手机的其他功能。
  某些情况下,即使本领域技术人员知晓原始申请文件描述之外的其他技术方案也能实现其发明目的,但整个申请文件自始至终都没有提及,则表明申请人在其申请日的真实意思表示并没有包含这些方案。如果将这样的技术方案纳入原始申请文件记载的范围,将会违背其在申请日的真实意思表示,进而会导致申请人不当获利并且会损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。在申请号为9010046.4的复审案件中,申请人将产品原料“卷曲棕丝”修改为“棕丝”,但原始申请文件自始至终记载的都是卷曲的棕丝,其整体表达的技术方案就是得到卷曲的棕丝,对于采用非卷曲棕丝的技术信息没有任何记载或者表示,这表明申请人在申请日前实际作出、希望得到保护并在申请文件中明确表达的发明就是以卷曲棕丝作为原料的技术方案。即使本 领域技术人员在原始申请文件明确记载的内容的基础上能够知晓使用非卷曲棕丝也能获得较好的技术效果,但这并不能视为原申请文件客观表达的技术方案,因此这种修改是不允许的。
在判断申请人在申请日的真实意思表示时需要利用本领域普通技术知识以达到客观、准确的要求。在申请号为92107756.4的第6342号无效宣告请求审查决定中涉及一种锚梁式静压桩法,其修改在于将原始申请文件中的“在基础上铺设锚梁”修改为“在地基上铺设锚梁”。单看“基础”和“地基”,两词含义不同,地基是承受建筑载荷的岩石或土体,基础则是铺设在地基上、属于建筑物的地下结构部分,但是原说明书附图中所示为本领域技术人员普遍知晓的地基标识,本领域技术人员由此可以直接确定锚梁铺设在地基上的技术信息,且该技术信息是唯一合理的内容。因此,运用本领域普通技术知识对说明书附图进行正确理解,并综合考虑整个申请文件表达的技术信息之后,可以直接地、毫无疑义地确定申请文件客观表达的是将锚梁铺设在地基上的技术方案,这种修改没有超出原说明书和权利要求书的范围。
技术问题是本领域技术人员确定申请人真实意思表示的重要依据。通常认为原始申请文件中未明确记载、且不能解决其要解决的技术问题的技术方案是本领域技术人员依据原始申请文件的记载无法直接地、毫无疑义地确定的,其不属于申请人在原始申请文件中直接地、毫无疑义地表达的技术信息。在申请号为00814074.X的复审案件中,由于从原说明书的记载来看,所有技术方案均以具体流速来描述原料气体的具体用量,没有任何采用相对用量进行限定的意思表示,而且,从申请所要解决的技术问题来看,客观上必须选择适当的具体流速,因此将具体流速所表征的绝对用量换算成相对用量得到的技术方案是本领域技术人员依据原始申请文件的记载无法直接地、毫无疑义地确定的。但是,如果所要解决的技术问题依赖于组分的相对用量,而非绝对用量,且申请人在原始申请文件中表明了通过具体用量来说明相对用量的意思表示,通常允许申请人依据具体用量修改为相对用量。申请号为03150996.7的无效宣告请求案件的最终结论认为,由于就药物复方制剂而言,各成分的相对用量是决定性的,且申请人在原始申请文件中表明了用相对用量进行限定的意图,本领域技术人员基于说明书中的组方表示方法以及多个实施例中不同用量活性成分的配比关系等原始申请文件明确记载的技术信息,可以直接地、毫无疑义地确定各活性成分的比例关系,因此允许依据实施例中的具体用量换算成相对用量。
对于将原始申请文件中同一或不同技术方案的技术特征重新组合形成新的技术方案的修改方式,应着重考虑技术特征之间的关联性。如果原始申请文件中已经明确传到了某些特征之间只能以某种特定的方式组合才能解决其技术问题,实现其技术效果的意思表示,则需要将这些相互关联的特征及其特定的组合方式作为一个整体来看待,不能将其割裂、抽离、组合形成新的技术方案,否则将会超出了原始申请文件客观、准确表达的技术信息集合。例如,对于无铅玻璃材料而言,如果说明书中记载了该无铅玻璃材料由三种组分组成,共同对玻璃的性能产生影响,任何一个组分含量改变都需要其他组分作出相应变化,则表明三种组分之间存在相互关联,在这种情况下,不允许将不同实施例中记载的各组分含量的具体数值作为端值组合成新的数值范围。但是,如果技术特征之间的关联性松散,且原始申请文件给出了可以组合的意思表示,则通常允许进行修改。申请号为200510012488.0的第31579号复审决定认为,本申请药物组合物的发明点在于活性成分的种类和含量,原始申请文件记载的实施例中既有多个活性成分含量不同、剂型相同的组合物,也有多个活性成分含量相同、但剂型不同的组合物,该药物组合物中两种活性成分的含量与药物剂型之间的关系是松散的,这表明申请人意图采用相同含量制备不同剂型产品并在原始申请文件中进行了明确的表达,因此,允许将实施例中的剂型与另一方案中的活性成分用量进行组合形成新的技术方案。
申请人在原始申请文件中记载了多个下位概念或实施例的基础上,修改增加上位概念时,需要区分修改超范围与权利要求得到说明书支持判断标准的不同。专利法第三十三条修改超范围的判断,是考查申请文件中是否通过多个下位概念或者实施例的记载,直接地、毫无疑义地传达了采用该上位概念的意思表示。而权利要求是否得到说明书支持的判断则需要考察本领域技术人员通过合乎逻辑的推理、分析和有限实验,是否能够预见该上位概括所涵盖的所有下位概念均能解决发明所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果。例如,申请号为94110912.7的案件中,原说明书中记载了辊式磨机的三个实施例,分别采用三种不同的具体弹性机构以在两个部件之间提供可调间隙。对本领域技术人员而言,这三种实施方式代表了本领域在两个部件之间提供可调间隙的典型方式,可以视为原始申请文件表达了申请人不限方式提供可调间隙的意思表示,允许依据三个实施例在权利要求中增加两个部件之间存在可调节间隙的技术特征。
  对于明显错误的修改,不能因为存在其他修改的可能就得出修改超范围的结论,而应当站在本领域技术人员的视角,基于原始申请文件整体表达的技术信息探寻申请人的真实意思表示。申请号为200410012579.X的第20275号复审决定认为,现有技术中并不存在“无水已醇”,尽管其既可能是“无水乙醇”的笔误,也可能是“无水己醇”的笔误,但基于本领域的普通技术知识,“无水己醇”因其疏水性导致难以实现发明目的,且具有毒性;而“无水乙醇”具有亲水亲油性,能够实现发明目的,因此允许将“无水已醇”修改为“无水乙醇”。

结语

  综上所述,在具体案例中有因忽略本领域的普通技术知识而脱离本领域技术人员的眼光和申请文件最终要表达技术性信息的根本目的,最终使得修改超范围的判断表现为仅拘囿于文字记载的机械适用;有只注重修改内容部分的原始记载而没有将原申请文件的技术方案结合要解决的技术问题整体考虑,从而使判断偏离申请人的真实意思表示;还有将修改超范围的判断与权利要求是否得到说明书支持的判断标准相混淆,使其扩展到本领域技术人员在原始申请文件的基础上进行逻辑分析、推理预测所能够想到的技术信息,甚至容易想到的技术信息等等要么过于严苛要么过于宽松的标准适用问题。这些问题如果立足于专利法第三十三条的立法本意,把握好“直接地、毫无疑义地确定”的判断过程,使修改超范围的判断的过程严格遵循从申请人真实意思表示的角度“直接地、毫无疑义地”确定申请文件客观、准确表达的技术信息集合这一标准,自然可以解决纷繁复杂的实际问题,使修改的内容不偏离法律设定的立法本意。
  
  需要强调的是,不同的法条有其不同的设置目的,专利法第三十三条用于规范申请人在申请日之时已经意识到并且明确向社会表达的技术信息集合,从而确定划分其与社会公众之间的权益界限的基础,即原说明书和权利要求书记载的范围。而专利法第二十六第四款则在此记载范围的基础上允许本领域技术人员在付出合乎逻辑的推理和有限实验的非创造性的劳动范围内,将该记载的范围扩展至说明书公开的范围并予以保护。至于显而易见则是基于特定的“三步法”的方法论对发明是否具有(突出的)实质性特点的判定标准。因此,在一些观点中提及的支持论和显而易见论等判断标准,混淆了不同法律条款的立法目的,是不能被接受的。

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